Chanel vs. Huawei: 90 graden gedraaid

In 2017 vroeg telecombedrijf Huawei bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) de registratie aan van het hieronder weergegeven teken als merk. Modebedrijf Chanel startte daarop een oppositieprocedure, waarbij het een beroep deed op de gelijkenissen tussen haar al eerder geregistreerde Franse merken (tweede afbeelding rechts) en het door Huawei aangevraagde merk.

Nadat Chanel bot ving bij het Board of Appeal van het EUIPO, oordeelde recent ook het Hof van Justitie van de Europese Unie dat er geen sprake was van overeenstemmende merktekens, onder meer omdat het teken als aangevraagd door Huawei een zogeheten verticale oriëntatie heeft.

Het ene verschil is het andere niet

Merkhouders met een eerder geregistreerd merk kunnen opkomen tegen de registratie van een gelijk of overeenstemmend nieuw merkteken voor dezelfde of vergelijkbare waren en diensten. Dat is logisch; de registratie van merken zou zinloos worden als een ander daarna een zelfde of vergelijkbaar merk zou kunnen registreren en gebruiken. Tijdens een oppositieprocedure is de beoordeling van de mate van overeenstemming van de merktekens echter zo eenvoudig nog niet. Een van de ogenschijnlijk simpele vragen daarbij is of de merktekens in visueel opzicht met elkaar overeenstemmen.

In het geval van Chanel en Huawei zal iedereen zien dat het door Huawei aangevraagde merk meer lijkt op de merktekens van Chanel als de tekens van Chanel 90 graden gedraaid worden en daarna ook een verticale oriëntatie hebben. Dat laatste is volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie nu juist niet de bedoeling bij een vergelijking van merktekens in het kader van een oppositie. Bij de vergelijking is de vorm (en dus oriëntatie) waarin de merken geregistreerd zijn en als gevolg daarvan bescherming genieten het uitgangspunt. Gebruik van de geregistreerde merken in de praktijk, waarbij een merk bijvoorbeeld gedraaid op producten wordt weergegeven, wordt bij de vergelijking buiten beschouwing gelaten.

Dit leidt tot een vergelijking tussen de merken van Chanel en het door Huawei aangevraagde merk waarbij het Hof van Justitie van de Europese Unie nadruk legt op de verschillende verticale en horizontale oriëntatie. Daarnaast stipt het Hof een aantal andere verschillende kenmerken aan, zoals de dikte van de lijnen, de ronding van de ‘C’s” (bij Chanel) en “U’s” (bij Huawei) en het feit dat de lijnen bij door Huawei aangevraagde merk op de snijpunten onderbroken zijn. Het Hof komt tot de conclusie dat geen sprake is van overeenstemming.

Wijze les: let op bij merkregistratie

Men kan zich afvragen of de aanvullende verschillen als aangestipt door het Hof ook voldoende zouden zijn geweest voor een oordeel van niet-overeenstemming als de merken van Chanel ook in een verticale oriëntatie geregistreerd waren. Het Hof wenst, naar zijn eigen zeggen, zekerheid te verschaffen over de beschermingsomvang van al geregistreerde merken. Dat neemt niet weg dat merkhouders praktische problemen kunnen ondervinden als gevolg van dit oordeel.

In het bijzonder bij draagbare producten, zoals producten van Huawei en Chanel, is het goed voorstelbaar dat een merkteken gedraaid of volledig ondersteboven wordt gezien door het publiek. Denk bijvoorbeeld aan tassen en schoenen met het Chanel logo. Of een smartwatch; een product dat zowel door Huawei en Chanel wordt geproduceerd. De oriëntatie van het merkteken op de smartwatch is afhankelijk van de bewegingen van de drager daarvan. Het Hof benadrukt met dit oordeel voor merkhouders in ieder geval de noodzaak van het nagaan van mogelijke varianten van een (te registeren) merk, en het overwegen van de registratie van deze varianten.