Niet langer automatisch verbod bij inbreuk op octrooien in Duitsland

Afgelopen vrijdag, 25 juni 2021, was het zo ver in Duitsland. Na twee jaar van felle discussies die zowel binnen als buiten de muren van het Duitse parlement, de Bundestag, werden gevoerd, nam de Duitse overheid de octrooi-moderniseringswet aan, die in hervormingen op de Duitse Octrooiwet voorziet. Het meest controversiële onderdeel van deze hervorming is de toevoeging van een proportionaliteitstoets indien door octrooihouders een inbreukverbod wordt gevraagd bij de rechter.

De huidige Duitse Octrooiwet voorziet in een automatisch inbreukverbod, zodra inbreuk wordt vastgesteld. Daar komt bij dat in Duitsland de geldigheid van het octrooi in een aparte procedure moet worden aangevochten, waarbij die procedure normaal gesproken langer duurt dan de inbreukprocedure. Er kon dus al een verbod worden opgelegd, voordat de rechter zich had uitgelaten over de geldigheid van het octrooi. Mede om deze redenen is Duitsland een populair land voor octrooihouders om hun octrooien te handhaven. Nu er in auto's steeds meer verschillende technologie wordt geïncorporeerd, onder meer vanwege de opkomst van "connected cars", was de auto-industrie minder gelukkig met het Duitse systeem van automatische verboden. Onder meer de auto-industrie (waaronder Volkswagen) was dan ook voorstander van het invoeren van een proportionaliteitstoets bij het automatische verbod. Tegenstand kwam, wellicht niet verassend, uit de hoek van partijen zoals Nokia en Ericsson die veel telecomoctrooien bezitten die meer en meer in de auto-industrie worden gebruikt.  

De hervorming lijkt een overwinning voor de partijen die hebben gelobbyd voor de invoering van een proportionaliteitstoets. De vraag is echter in hoeverre de wetshervorming de situatie in de praktijk daadwerkelijk zal veranderen.

Voor octrooihouders is de handhaving van hun octrooirechten van het grootste belang. Het octrooirecht verschaft hen immers het recht om gedurende een bepaalde periode exclusief gebruik te maken van de geoctrooieerde uitvinding. Het vragen van een verbod bij de rechter voor partijen die inbreuk maken op hun octrooi is voor octrooihouders in jurisdicties wereldwijd een van belangrijkste instrumenten voor handhaving.

Het is echter de vraag of het wel gewenst is dat een partij met een octrooi op een klein stukje techniek een verbod zou kunnen krijgen op de verkoop van het hele product. Bijvoorbeeld een verbod op de verkoop van een hele auto, terwijl het octrooi slechts ziet op een onderdeel van een sensor van die auto.

De nieuwe Duitse wet voegt toe dat het proportionaliteitsbeginsel door rechters kan worden toegepast (en een verbod dus kan worden afgewezen) in gevallen waarin dat verbod disproportioneel nadeel voor de beweerdelijke inbreukmaker of derden zou meebrengen. De octrooihouder komt dan overigens niet met lege handen te staan. De hervorming voorziet in vergoedingen die een inbreukmaker aan de octrooihouder zal moeten betalen. Deze vergoeding is op zijn minst gelijk aan de vergoeding die in een contractuele verhouding zou worden betaald (oftewel: de vergoeding op het moment dat een licentie tussen de partijen overeengekomen zou zijn).

Hoewel de toevoeging van de proportionaliteitstoets aan het Duitse recht zwaar gelobbyd werd, is het nog de vraag of dit in de praktijk grote veranderingen zal opleveren. De uiteindelijke bewoordingen zijn, na alle discussies, toch vooral een compromis. Daarnaast kende de Duitse rechtspraak al vanaf 2016 rechtspraak waarin er - in uitzonderlijke omstandigheden - werd aangenomen dat een verbod afgewezen kon worden wegens disproportioneel nadeel voor de inbreukmakende partij.

De tijd zal moeten uitwijzen of de Duitse octrooirechters de wettelijke hervormingen aangrijpen om deze rechtspraak te verruimen en onder meer omstandigheden zullen oordelen dat een verbod niet proportioneel is. De verwachtingen in dit kader zijn niet hooggespannen. Al tijdens de wetgevingsprocedure schaarden Duitse octrooirechters zich aan de kant van de tegenstanders: zij waren voor behoud van de status quo.

De grootste wijziging in de wet, komt dan misschien ook wel uit een andere hoek. Als gezegd, kent Duitsland een gescheiden systeem voor de beoordeling van de inbreuk en de geldigheid van een octrooi. De rechtbank die gaat over de geldigheid van Duitse octrooien, het Bundespatentgericht, is voortaan verplicht om binnen 6 maanden na aanvang van een nietigheidsprocedure een  onderbouwde opinie te sturen aan de inbreukrechter over de geldigheid van het octrooi. Bij twijfel aan de geldigheid van het octrooi, kan de Duitse inbreukrechter zijn beslissing over de inbreuk aanhouden, totdat er een definitief oordeel is gegeven over de geldigheid van het octrooi. Vooral die wijziging zal de positie van gebruikers van de geoctrooieerde technologie versterken. Het beste verweer tegen inbreuk op een octrooi, is namelijk toch vaak het geldigheidsverweer.